Marcas: lo que no se puede registrar

El artículo 1° de la Ley de Marcas 22.362 establece que pueden registrarse como marcas todo signo con capacidad distintiva, para distinguir un producto o un servicio de otro.

La enumeración no es taxativa y es, ciertamente, bastante amplia a decir que pueden constituir marcas las palabras con y sin contenido conceptual, los dibujos, los emblemas, los monogramas, los grabados, los estampados, los sellos, las imágenes, las bandas, las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases, los envoltorios, los envases, las combinaciones de letras y números, las letras y números por su dibujo especial, las frases publicitarias, los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con esa capacidad.

Es decir, este primer artículo de la ley establece lo que puede constituir una marca y el artículo 2 y 3 lo que no puede ser marca. Hay prohibiciones absolutas y relativas.

A continuación nos referimos a algunas prohibiciones absolutas y relativas:

Designaciones necesarias: yo no puedo registrar la marca “Hamburguesa” para la hamburguesas ni “Chocolate” para los chocolates (clase 30 del nomenclador internacional que se utiliza para registrar las marcas) porque si no nadie le podría decir hamburguesa a la hamburguesa ni chocolate al chocolate porque esto sería un monopolio de una palabra exclusiva, pero sí, en cambio, puedo registrar la marca “Chocolate” para indumentaria porque es algo  absolutamente arbitrario ya que nadie llamaría chocolate a una ropa.

Nombres de organismos oficiales: tampoco se pueden registrar nombres oficiales de los organismos o ciudades, provincias o países.

Vocablos que hayan pasado al uso común: por ejemplo la palabra birra para cerveza, pilcha para indumentaria o boliche para discoteca. Sí puedo registrar la marca “Birra” para un fertilizante para el campo o para muebles porque no tiene nada que ver con la clase propia de las bebidas. Por eso es importante el principio de especialidad de clases porque tengo que ver siempre para que voy a usar la marca y al público que la estoy dirigiendo.

Forma intrínseca de los productos: la forma a nivel genérico no lo puedo registrar. Por ejemplo: la forma de una rueda o neumático vehicular, pero sí el dibujo de ese neumático.

Color único: tampoco puedo monopolizar un color. Yo no puedo tener el uso exclusivo de un color pero sí la combinación de colores porque puede ello tener carácter distintivo. Ejemplo de ello son los carteles que identifican a las estaciones de servicios. Azul y Blanco YPF, Amarillo y Rojo Shell, etc.

Nombre de una persona: el nombre cumple una función distintiva que se aproxima al concepto de marca. El artículo 1 no menciona a los nombres de persona ente los signos registrables. Sin embargo, la enumeración consagrada en dicha norma no tiene carácter taxativo.

Además, por otro lado, el art. 3 h) de la LM dispone que no pueden ser registrables el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos, hasta el cuarto grado inclusive. Pero este registro no puede permitirse sin restricciones, porque son muchos los que tienen nombres idénticos o parecidos. La autorización no rige para los nombres de pila. En la medida que el nombre de pila se encuentre disponible, el principio general es que cualquiera se encuentra facultado para inscribirlo. A excepción de apellidos notorios.

Nombres afamados: no puedo registrar las marcas de nombres propios o seudónimos si no soy esa misma persona. Por ejemplo yo no puedo registrar la marca “Messi” para botines de fútbol si no tengo la autorización de Messi porque me estaría aprovechando de un prestigio ajeno de una persona consagrada. No hago ningún esfuerzo por posicionar mi marca y además confundo al público consumidor porque la gente piensa que va a comprar los botines oficiales de Messi que deberían ser de una calidad importante cuando podría ello no ser así.

Denominaciones de origen: tampoco se pueden registrar las denominaciones de origen como marca porque están protegidas. Por eso no se dice mas Champagne sino Vino Espumante o Queso Roquefort y se denomina Queso Azul. Acá en Argentina podríamos poner como ejemplo el Cordero Patagónico o el Salamín Tandilero.

Contra la moral y las buenas costumbres: naturalmente, tampoco se pueden registrar marcas que son contrarias a la moral y buenas costumbres, por ejemplo, señales nazi, malas palabras, etc.

Engañosa: tampoco marcas que sean engañosas, es decir, marcas que sean de imposible cumplimiento. Por ejemplo la marca “Irrompible” para una lapicera o la marca “Perpetua” para motores porque es lógico que en algún momento se van a romper o dejar de funcionar. Tampoco por ejemplo una marca que sea “Préstamos Ya Sociedad Anónima” (servicio financiero clase 36) y el solicitante es un monotributista, se entiende que una SA tiene otro respaldo mayor.

Si bien los casos de aplicación son muy variados en cuanto a las prohibiciones relativas del artículo 3° de la Ley 22.362 la presente columna tiene por objetivo brindar una primera impresión sobre el particular ya que escaparía a las posibilidades de abordaje en estas pocas líneas contemplar todos los casos.

Para terminar este tema creo importante decir que si yo tengo una idea, la idea en sí misma no la puedo proteger, por ejemplo, si tengo la idea de escribir una novela de amor eso no lo puedo registrar porque sino nadie mas podría escribir una novela de amor. Sí puedo registrar la novela que tiene signos distintivos a través de la Ley de Derechos de Autor que es la 11.723. El cómo hacer una determinada técnica lo puedo proteger con un contrato de confidencialidad y de know how.